很多商標(biāo)交易過程中犯下的低級(jí)錯(cuò)誤，比較容易通過盡職調(diào)查來解決，以避免出現(xiàn)令人遺憾甚至追悔不及的結(jié)果，或盡量減少疏忽所帶來的影響。

  商標(biāo)轉(zhuǎn)讓、許可等交易看起來是非常簡單的事情，然而，里面的問題還是很多。即使像蘋果公司這樣的明星企業(yè)，不也曾經(jīng)栽進(jìn)了iPad商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的漩渦里。還好，很多商標(biāo)交易過程中犯下的低級(jí)錯(cuò)誤，比較容易通過盡職調(diào)查（Due Diligence）來解決。

  作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易的重要組成部分，商標(biāo)的交易形態(tài)比較豐富，除了商標(biāo)轉(zhuǎn)讓、許可、質(zhì)押以外，在企業(yè)并購、OEM/ODM、合資合作、特許經(jīng)營等商業(yè)活動(dòng)中，都可能存在商標(biāo)的交易行為。不同的商標(biāo)交易形式自有其不同的風(fēng)險(xiǎn)問題，但也具有一些共同之處。這里僅從風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查的角度，列舉一些商標(biāo)交易中可能存在的常見風(fēng)險(xiǎn)，以提醒企業(yè)預(yù)防出現(xiàn)令人遺憾甚至追悔不及的結(jié)果，或盡量減少疏忽所帶來的影響。

  1.商標(biāo)是否已經(jīng)核準(zhǔn)注冊(cè)

  如果交易的商標(biāo)根本沒有注冊(cè)，或者在到期時(shí)沒有及時(shí)續(xù)展注冊(cè)，或者已經(jīng)被依法撤銷或無效，則沒有法律上的商標(biāo)專有權(quán)可言，任何人都有機(jī)會(huì)使用該商標(biāo)，甚至?xí)凰俗?cè)，從而妨礙自己從商標(biāo)交易中獲得的所有權(quán)或使用權(quán)等權(quán)利。當(dāng)然，假設(shè)未注冊(cè)或未續(xù)展注冊(cè)的商標(biāo)是馳名商標(biāo)或知名商品的特有名稱、外觀（包裝、裝潢），還是可以享受《商標(biāo)法》或《反不正當(dāng)競爭法》的保護(hù)，不過，要主張馳名商標(biāo)或知名商品的特有名稱或外觀，并不是一件容易的事情。

  2.商標(biāo)是否尚在申請(qǐng)注冊(cè)中

  這是前一問題的延續(xù)。有些情況下，商標(biāo)雖然沒有核準(zhǔn)注冊(cè)，但可能已經(jīng)正式提出注冊(cè)申請(qǐng)。不過，這樣的商標(biāo)有可能因?yàn)槿狈︼@著性、侵犯在先權(quán)利等法律障礙，最終沒有獲得核準(zhǔn)注冊(cè)。值得注意的是，在再審申請(qǐng)人泰盛公司與被申請(qǐng)人業(yè)宏達(dá)公司等商標(biāo)許可使用合同糾紛案【（2012)民申字第1501號(hào)】中，最高人民法院認(rèn)為，法律法規(guī)對(duì)許可他人使用尚未獲得注冊(cè)的商標(biāo)未作禁止性規(guī)定，商標(biāo)許可合同當(dāng)事人對(duì)商標(biāo)應(yīng)該獲得注冊(cè)亦未有特別約定，一方以許可使用的商標(biāo)未獲得注冊(cè)構(gòu)成欺詐為由主張?jiān)S可合同無效的，不予支持。事實(shí)上，目前許多法院已經(jīng)承認(rèn)未注冊(cè)商標(biāo)可以轉(zhuǎn)讓、許可，但如此一來，受讓人和被許可人的法律和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)就極其巨大，因此，一定要查清楚對(duì)方的商標(biāo)注冊(cè)情況，當(dāng)然在簽約時(shí)也要明確，交易商標(biāo)必須是有效的注冊(cè)商標(biāo)。因?yàn)榧词股虡?biāo)最終獲得核準(zhǔn)注冊(cè)，但從商標(biāo)提出申請(qǐng)到商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)的過程中，有可能發(fā)商標(biāo)異議，讓你疲于奔命。

  3.對(duì)方是否有權(quán)處置商標(biāo)權(quán)

  查明商標(biāo)注冊(cè)的真實(shí)性后，還要了解與你交易的人是否有權(quán)利處置這個(gè)注冊(cè)商標(biāo)，他是不是這個(gè)注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利人（注冊(cè)人或所有人），或者經(jīng)過權(quán)利人特別授權(quán)的代理人，或者允許轉(zhuǎn)授權(quán)的被許可人。如果商標(biāo)是共有的，他是否經(jīng)過共有人的同意呢？你可以通過查驗(yàn)商標(biāo)注冊(cè)證書、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同、交易授權(quán)書，或者查詢商標(biāo)公告、中國商標(biāo)網(wǎng)，來了解交易商標(biāo)的真正權(quán)利人是誰，目前誰有權(quán)利將商標(biāo)轉(zhuǎn)讓、許可或質(zhì)押等。

  4.商標(biāo)注冊(cè)在何地有效

  商標(biāo)權(quán)的效力具有地域性，在中國注冊(cè)的商標(biāo)只在中國境內(nèi)有效，在法國注冊(cè)的商標(biāo)只在法國境內(nèi)有效。如想取得中國境內(nèi)的商標(biāo)所有權(quán)或使用權(quán)，那么你必須確認(rèn)這個(gè)商標(biāo)已經(jīng)在中國核準(zhǔn)注冊(cè)。如果你想使用這個(gè)商標(biāo)在中國制造商品，同時(shí)還要出口到歐洲，那么，這個(gè)商標(biāo)除了在中國需要注冊(cè)外，還需要在歐洲有關(guān)國家也取得商標(biāo)注冊(cè)，否則在出口時(shí)有可能遇到商標(biāo)侵權(quán)的麻煩。

  5.商標(biāo)注冊(cè)何時(shí)到期

  商標(biāo)注冊(cè)皆有期限，我國商標(biāo)法上的有效期為10年，不過，期滿可以續(xù)展注冊(cè)。關(guān)鍵的問題是，如果商標(biāo)注冊(cè)已經(jīng)快要到期了，相關(guān)交易方要督促商標(biāo)注冊(cè)人去完成續(xù)展手續(xù)。特別是在轉(zhuǎn)讓前（轉(zhuǎn)讓后續(xù)展就是受讓人自己的事情了），或者在許可、質(zhì)押期間，更要確保商標(biāo)注冊(cè)人的續(xù)展注冊(cè)，以免損害自己的商業(yè)權(quán)益。

  6.交易的商標(biāo)是否與核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)一致

  對(duì)方商標(biāo)雖然核準(zhǔn)注冊(cè)了，但拿來交易的商標(biāo)是否與核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)一致呢？根據(jù)《商標(biāo)法》第56條，“注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限?！迸c注冊(cè)商標(biāo)不一致的（特別是差異較大的）商標(biāo)，可能無法享有商標(biāo)專用權(quán)。買來使用不小心標(biāo)示注冊(cè)標(biāo)記的話，還可能構(gòu)成自行改變注冊(cè)商標(biāo)或冒充注冊(cè)商標(biāo)的違法行為。

  7.商標(biāo)指定使用的商品或服務(wù)項(xiàng)目有哪些？

  注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)以核定使用的商品或服務(wù)為限。要查明權(quán)利人是否超出核定使用的范圍，發(fā)放許可或從事轉(zhuǎn)讓，因?yàn)檫@可能引發(fā)商標(biāo)侵權(quán)等問題，假如別人已經(jīng)在權(quán)利人超出核定使用范圍的那些商品或服務(wù)上注冊(cè)了相同或近似的商標(biāo)。另外，也要查核自己需要使用的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)范圍，是否與對(duì)方商標(biāo)注冊(cè)所指定的商品或服務(wù)項(xiàng)目一致，檢查對(duì)方商標(biāo)注冊(cè)與自己業(yè)務(wù)的契合度，也是非常重要的調(diào)查內(nèi)容。

  8.商標(biāo)的版權(quán)在誰手中

  目前，商標(biāo)的構(gòu)成要素比較豐富，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合。其中的圖形、三維標(biāo)志、聲音以及文字（如廣告語），均有可能滿足作品的獨(dú)創(chuàng)性要求，而享有著作權(quán)的保護(hù)。但是，這些商標(biāo)的著作權(quán)未必就在商標(biāo)權(quán)人手中。比如，根據(jù)著作權(quán)法的規(guī)定，委托他人創(chuàng)作的作品，在未有約定的情形下，其著作權(quán)歸屬于創(chuàng)作人。因此，如果商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)是委托他人創(chuàng)作的，在沒有約定權(quán)屬的情形下，該商標(biāo)即使享有著作權(quán)，那也是“別人家”的著作權(quán)，雖然商標(biāo)權(quán)人可以根據(jù)委托創(chuàng)作的目的，繼續(xù)合法使用其商標(biāo)，但畢竟權(quán)利不圓滿而生事端。

  9.商標(biāo)注冊(cè)是否滿足授權(quán)條件

  商標(biāo)注冊(cè)需要滿足顯著性、非功能性，以及不屬于禁用標(biāo)志、不侵犯他人權(quán)利等一系列授權(quán)條件，因此，要對(duì)交易的商標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，以免將來商標(biāo)因?yàn)檫`反法律規(guī)定，或者侵害他人權(quán)利而被宣告無效。比如，商標(biāo)的顯著性較弱對(duì)于商標(biāo)保護(hù)的影響十分巨大，顯著性較弱的商標(biāo)容易被他人（包括競爭對(duì)手）合理使用，而難以阻止?？梢?，商標(biāo)的顯著性強(qiáng)弱對(duì)于商標(biāo)的保護(hù)范圍或獨(dú)占范圍影響甚大。

  10.商標(biāo)是否變成通用名稱

  根據(jù)2013年新《商標(biāo)法》第49條第2款，注冊(cè)商標(biāo)成為其核定使用的商品的通用名稱的，任何單位或者個(gè)人均可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。事實(shí)上，像Escalator（自動(dòng)扶梯）、Thermos（熱水瓶）、Aspirin（阿司匹林）、Nylon（尼龍），原本都是著名企業(yè)的注冊(cè)商標(biāo)，后來都成為了相關(guān)產(chǎn)品的通用名稱。在我國，“優(yōu)盤”（U盤）、“雪花”（面粉）等商標(biāo)，都被商評(píng)委或人民法院認(rèn)定為通用名稱，喪失了專用權(quán)。

  11.是否存在相同或近似的商標(biāo)

  如果你通過商標(biāo)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)并購等方式收購對(duì)方商標(biāo)的所有權(quán)，為了避免將來存在相關(guān)商業(yè)標(biāo)志導(dǎo)致市場混淆，甚至違反法律強(qiáng)制性規(guī)定，需要審核對(duì)方是否存在與交易商標(biāo)有近似等關(guān)系的商業(yè)標(biāo)志，并進(jìn)一步考慮是不是需要把這些相關(guān)的防御商標(biāo)、聯(lián)合商標(biāo)等商業(yè)標(biāo)志都一并移轉(zhuǎn)過來。

  根據(jù)《商標(biāo)法》第42條第2款的規(guī)定，“轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)的，商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)其在同一種商品上注冊(cè)的近似的商標(biāo)，或者在類似商品上注冊(cè)的相同或者近似的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)一并轉(zhuǎn)讓。”該條第3款規(guī)定：“對(duì)容易導(dǎo)致混淆或者有其他不良影響的轉(zhuǎn)讓，商標(biāo)局不予核準(zhǔn)，書面通知申請(qǐng)人并說明理由?！笨梢?，與交易商標(biāo)在相同或類似商品上注冊(cè)的近似商標(biāo)，以及在類似商品上注冊(cè)的相同商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)一并轉(zhuǎn)讓。這是商標(biāo)法上的強(qiáng)制性要求，否則轉(zhuǎn)讓要遇到法律障礙。

  12.是否容忍跨類注冊(cè)的相同或近似商標(biāo)

  與交易商標(biāo)在不相同或不相類似商品上注冊(cè)的相同或近似商標(biāo)，商標(biāo)法并未要求必須一并轉(zhuǎn)讓，但是，從商業(yè)謹(jǐn)慎的角度考慮，還是要評(píng)估哪些類別的相同或近似商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)一并收購過來，避免將來業(yè)務(wù)混淆。比如，權(quán)利人有一枚商標(biāo)分別注冊(cè)在第12類汽車和28類玩具上，最好在收購汽車上的商標(biāo)時(shí)將玩具上的商標(biāo)一并收購過來，不要在收購之后分屬兩家，否則將來玩具汽車要與你的真正汽車在商標(biāo)使用上發(fā)生沖突。

  13.是否存在與交易商標(biāo)相同的商號(hào)或域名

  為了有效保護(hù)商標(biāo)，有的企業(yè)不僅注冊(cè)了防御商標(biāo)和聯(lián)合商標(biāo)，還把商標(biāo)與商號(hào)（企業(yè)名稱）、域名保持了一致。雖然你把商標(biāo)買過來了，但人家還保留了與商標(biāo)相同的字號(hào)或域名，則需要考慮這是你可以接受的結(jié)果嗎？如果上海米其玩具有限公司將“米其”玩具商標(biāo)賣給了你，但對(duì)方在商標(biāo)出售后仍然叫做米其玩具公司，終究是一個(gè)埋伏的炸彈。想象一下，如果對(duì)方還在做玩具，雖然用不了“米其”商標(biāo)，但在玩具商品或其包裝上仍然醒目地打上“米其玩具公司”，消費(fèi)者會(huì)分得很清楚嗎？

  14.商標(biāo)是否存在質(zhì)押等限制

  假設(shè)一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)已經(jīng)質(zhì)押了再轉(zhuǎn)讓給你，顯然這不是一件好事情。因?yàn)橐坏┰撋虡?biāo)所擔(dān)保的債務(wù)不能清償，質(zhì)押權(quán)人（債權(quán)人）有權(quán)以該商標(biāo)專用權(quán)折價(jià)，或者以拍賣、變賣該商標(biāo)專用權(quán)的價(jià)款優(yōu)先受償。結(jié)果，你花錢買來的商標(biāo)最終會(huì)飛到別人的懷抱。

  15.商標(biāo)是否存在許可的約束

  除了商標(biāo)權(quán)質(zhì)押外，存在商標(biāo)之上的約束還有已有的許可協(xié)議，尤其是獨(dú)占許可。根據(jù)獨(dú)占許可的特點(diǎn)，除了被許可人以外，商標(biāo)權(quán)利人不得向第三方發(fā)放許可，也不能自己使用該商標(biāo)。如果已經(jīng)存在獨(dú)占許可的情形，則不允許你再去向權(quán)利人獲得第二個(gè)商標(biāo)許可，否則得到的也是不穩(wěn)定的許可，享有獨(dú)占許可的被許可人很快就會(huì)前來干涉。如果受讓的商標(biāo)已經(jīng)對(duì)外發(fā)放過許可，根據(jù)“買賣不破租賃”的類似規(guī)則，受讓人仍然要受到前手許可的拘束，甚至可能出現(xiàn)受讓人雖然享有所有權(quán)，卻無法使用的情形（如第三人享有獨(dú)占許可）。

  16.商標(biāo)是否存在爭議

  交易的商標(biāo)是否存在諸如權(quán)屬爭議、撤銷注冊(cè)或宣告無效等爭議？如果存在這些爭議，對(duì)方將來完全可能失去對(duì)交易商標(biāo)的所有權(quán)，甚至交易商標(biāo)的注冊(cè)都因撤銷或無效而不復(fù)存在。值得注意的是，在一些商標(biāo)合同糾紛案件中，如果沒有明確約定，雖然商標(biāo)注冊(cè)人未披露商標(biāo)爭議事實(shí)，他也不需承擔(dān)違約責(zé)任。

  在上海銀貽申公司訴四川五郎酒廠等商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同一案【（上海市第一中級(jí)人民法院(2009)滬一中民五(知)初字第177號(hào)】中，雙方當(dāng)事人的《商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后，在被核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓之前，商評(píng)委作出了“爭議商標(biāo)（即轉(zhuǎn)讓合同所交易商標(biāo)）予以撤銷”的裁定，從而致使“藏漢糊涂ZANG HAN HU TU”商標(biāo)不可能再被核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓給商標(biāo)受讓方上海銀貽申公司（原告），上海銀貽申公司遂基于合同目的不能實(shí)現(xiàn)等理由提出解除合同、返還轉(zhuǎn)讓款，并得到法院支持。但是，雙方合同還約定：“在本合同簽訂之前，如果該商標(biāo)存在許可、質(zhì)押、合作等情形，甲方（商標(biāo)轉(zhuǎn)讓方）必須向乙方（商標(biāo)受讓方）告知，不得隱瞞”。商標(biāo)受讓方上海銀貽申公司據(jù)此指控商標(biāo)轉(zhuǎn)讓方四川五郎酒廠，在簽約時(shí)隱瞞了商標(biāo)存在爭議這一事實(shí)，故還主張商標(biāo)轉(zhuǎn)讓方（被告四川五郎酒廠）應(yīng)向其支付5萬元違約金。

  但法院認(rèn)為：

  （1）所謂“隱瞞”應(yīng)當(dāng)是針對(duì)原告本不知道且合同相對(duì)方若不告知?jiǎng)t不一定能從其他途徑獲知之情形。

  （2）商標(biāo)爭議這一法律狀態(tài)并不當(dāng)然導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓不能，且不屬于被告四川五郎酒廠能夠控制的事由。

  因此，原告上海銀貽申公司有關(guān)被告四川五郎酒廠隱瞞了商標(biāo)存在爭議這一事實(shí)系違約行為之主張不能成立，最后，法院對(duì)上海銀貽申公司要求支付違約金的主張不予支持。

  最后要說明的是，做商標(biāo)交易的盡職調(diào)查時(shí)，最基本的功課就是查詢作為交易標(biāo)的的商標(biāo)信息。不過，查詢商標(biāo)信息，要多換幾個(gè)角度，才不會(huì)顧此失彼。

  （1）要針對(duì)交易商標(biāo)本身進(jìn)行查詢。即將交易的商標(biāo)標(biāo)識(shí)本身作為檢索項(xiàng)，檢索該商標(biāo)標(biāo)識(shí)的注冊(cè)狀況。通過此項(xiàng)檢索可以了解該交易商標(biāo)是否有效，是否屬于轉(zhuǎn)讓人或許可人，是否有與之相同或近似的商標(biāo)由轉(zhuǎn)讓人或許可人之外的第三人注冊(cè)，以及在哪些類別或商品上進(jìn)行了注冊(cè)等。

  （2）要針對(duì)商標(biāo)的權(quán)利人進(jìn)行查詢。即以權(quán)利人名稱作為檢索項(xiàng)，檢索該權(quán)利人名義下申請(qǐng)注冊(cè)了多少件商標(biāo)標(biāo)識(shí)，以及這些商標(biāo)的分布類別及指定商品或服務(wù)范圍。通過此項(xiàng)檢索，可以了解權(quán)利人是否存在與交易商標(biāo)近似的商標(biāo)申請(qǐng)或注冊(cè)等信息。

  （3）要針對(duì)實(shí)際使用情況進(jìn)行查詢。不僅要對(duì)權(quán)利人列在交易清單上的商標(biāo)進(jìn)行檢索，還要檢查其實(shí)際投入使用的那些標(biāo)識(shí)是否都在交易清單上，以及這些實(shí)際使用的商標(biāo)是否歸屬于權(quán)利人。如果權(quán)利人在轉(zhuǎn)讓或許可協(xié)議或者并購協(xié)議中，只是籠統(tǒng)地說將“某某產(chǎn)品”上所有的商標(biāo)，或者將其擁有的所有商標(biāo)，都轉(zhuǎn)讓或許可給你使用時(shí)，而沒有具體的商標(biāo)清單時(shí)，更要針對(duì)其商標(biāo)實(shí)際使用情況進(jìn)行針對(duì)性的查詢。因?yàn)樗^的“所有商標(biāo)”可能連一件商標(biāo)也沒有，真相可能是它實(shí)際使用的“所有商標(biāo)”都是買來的商標(biāo)許可，要小心這樣的騙局或圈套。

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